Die Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung

Diplomarbeit von Christoph Ebenschwaiger

Gang der Untersuchung:

Diese dem Leser hier präsentierte Diplomarbeit setzt sich das Ziel, ein in juristischen Kreisen kaum behandeltes Thema mit hochgradigen wirtschaftlichen Konsequenzen zu analysieren. Es handelt sich hierbei um das Verwirken des Markenschutzes aufgrund der Transformation einer geschützten Marke in eine Gattungsbezeichnung nach § 33b MSchG. Weiters wird dargestellt, welche Eintragungshindernisse für Gattungsbezeichnungen bestehen.

Dabei möchte ich mit dem Verweis auf aktuelle österreichische, deutsche und europäische Rechtsprechung ein konkretes Bild der Eintragungsunfähigkeit von Gattungsbezeichnungen oder ihres Ausscheidens aus dem Markenregister aufgrund des Löschungstatbestandes der Evolution zum Freizeichen wiedergeben.

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Teile. Im ersten Teil möchte ich dem Leser einen Überblick über Gattungsbezeichnungen im Allgemeinen geben. Angefangen wird mit einer Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Freizeichen und einer genauen Bestimmung der Terminologie der Gattungsbezeichnung. Danach werden Freizeichen als Eintragungshindernisse und als Löschungstatbestände im österreichischen, deutschen und europäischen Markenrecht erläutert.

Im zweiten Teil der Diplomarbeit folgt eine genaue Ausarbeitung und ein Vergleich der beiden Urteile OGH 29.01.2002, 4 Ob 269/01i - Sony Walkman und OGH 6.7.2004, 4 Ob 128/04h – Memory.

Im dritten Teil der Diplomarbeit wird in einem kurzen Leitfaden für Unternehmen erklärt, wie man das Eintragungshindernis und auch den Löschungstatbestand Gattungsbezeichnung vermeiden kann.

Zusammenfassung:

Das Thema Gattungsbezeichnungen hat seit der Ratifizierung der europäischen Markenrichtlinie in Österreich an Brisanz gewonnen und schuf die Möglichkeit des Verlustes des Markenschutzes aufgrund der Entwicklung zur Gattungsbezeichnung. Ziel dieser Diplomarbeit ist es, den Vorgang der Entwicklung einer Marke zur Gattungsbezeichnung, welche ihren Zeichenschutz verliert, darzustellen, zu analysieren und zu zeigen, durch welches Vorgehen der Markeninhaber diese Evolution verhindern kann.

Das Resultat ist eine Analyse des österreichischen Markenschutzgesetzes, des deutschen Markengesetzes und der europäischen Markenrichtlinie in Bezug auf die Eintragungshindernisse von Gattungsbezeichnungen und den Löschungstatbestand aufgrund der Entwicklung eines Zeichens zu einer den Markenschutz verlierenden Gattungsbezeichnung. Im Speziellen wurden die beiden OGH Urteile Walkman II und Memory miteinander verglichen und die daraus resultierenden Entscheidungsgründe evaluiert. Des Weiteren wurde für Unternehmer, die Gefahr laufen aufgrund der Entwicklung der Marke zur Gattungsbezeichnung den Zeichenschutz zu verlieren, eine „Checkliste“ erstellt, wie man diesen Vorgang verhindern kann.

Die Konklusion dieser Arbeit ist, dass die Entscheidungen der Gerichte trotz ähnlicher Ausgangslagen stark differieren können. Das zeigt sich dadurch, dass die ursprünglich kreative Wortschöpfung „Walkman“ ihren Markenschutz aufgrund des Fehlens von Alternativbezeichnungen in Österreich verloren hat, während das Ravensburger Zeichen „Memory“ aufgrund von vorhandenen Synonymen weiterhin seinen Zeichenschutz genießt. Des Weiteren gibt es Unterschiede im Markenrecht der Mitgliedsstaaten der EU trotz der Markenrichtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften. Deshalb werden speziell im Bereich der Gattungsbezeichnungen auch in Zukunft noch wegweisende Entscheidungen des EuGH folgen.

Abstract:

Since the ratification of the Directive of the Council of the European Communities to approximate the Laws of the Member States Relating to Trade Marks in Austria exists the possibility of revocation of a trade mark due to its evolution to a generic term. The aim of this thesis is to show the process of a brand evolving to a common name in the trade for a product or service, to analyse this process and to explain which acts could prevent the proprietor of the brand from loosing his rights.

The method deployed includes a research on Austrian, German and European legal norms and judgements. It also includes an examination of different doctrines concerning the revocation of generic terms.

The result is an analysis of the Austrian and German law and the trade mark Directive of the Council of the European Communities concerning the revocation of a trade mark that lost its brand law protection due to its development to a generic term. Especially the comparison of the Austrian Supreme Court (OGH) decisions Walkman II and Memory makes it possible to understand the current Austrian situation regarding the development of a trade mark to a generic term. Another result was the creation of a checklist for companies to hinder the revocation of a trade mark, because it has become a generic term.

The conclusion of this thesis is that judgments of courts can vary even if there are similar initial positions. This is demonstrated by the fact that the primarily creative neologism „Walkman” lost its trademark protection because of lacking of a synonym whereas the Ravensburger Brand „Memory” still enjoys its protection rights because of alternative terms. Although there is the Directive of the Council to approximate the trade mark laws of the member states, there are still large differences. Therefore in the future it will also be guaranteed that this topic will be part of path breaking decisions of the European Court of Justice.

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